La Lettre des Fusions-acquisitions et du Private Equity avec CMS Francis Lefebvre Avocats

Mars 2020

Prise de contrôle d’une société cible : quelles précautions prendre s’agissant des droits incorporels ?

20 mars 2020 - Anne-Laure Villedieu, Benoît Provost, et Virginie Corbet-Picard

«Lorsque l’acquisition porte sur les titres d’une cible appartenant à un groupe, une vigilance toute particulière doit être apportée aux relations que la cible a nouées avec les autres sociétés du groupe.»

Par Anne-Laure Villedieu, avocat associé en droit de la propriété intellectuelle. Elle intervient tant en conseil qu’en contentieux, notamment dans les domaines du droit d’auteur, de la propriété industrielle (marques, brevets, dessins et modèles) et de l’informatique, des communications électroniques et de la protection des données personnelles. anne-laure.villedieu(at)cms-fl.com

Benoît Provost, avocat associé en corporate/fusions & acquisitions. Il intervient notamment en matière d’opérations de réorganisation, tant en soutien de groupes français et internationaux que dans le cadre de détourages pré-acquisitions et de restructurations post-acquisitions. benoit.provost@cms-fl.com

et Virginie Corbet-Picard, avocat counsel en corporate/fusions & acquisitions. Elle intervient pour le compte de groupes de sociétés, de fonds d’investissement et de managers sur toutes questions de droit des sociétés, notamment dans le cadre d’opérations de réorganisations intra-groupe ou de restructurations dans un contexte de rapprochement d’entreprises ou de fusion-acquisition. virginie.corbet-picard(at)cms-fl.com

Dans le cadre d’une opération de share deal, les actifs de la société cible et, notamment, les droits incorporels dont elle est titulaire, ne sont pas en principe affectés dans leur validité, leur titularité et leur exercice. Ce principe est battu en brèche dans les cas spécifiques de clauses intuitu personae stipulées dans des conventions conclues par la cible. La cible peut être partie – par exemple – es qualité de licencié à un contrat de licence de marque requérant l’accord du titulaire de la marque en cas de changement de contrôle du licencié sous peine de résiliation anticipée de la licence à l’initiative du concédant. Le changement du contrôle du licencié peut potentiellement avoir un impact sur la capacité du licencié à honorer ses obligations à l’égard du concédant (e.g., paiement des redevances) ou faire naître un conflit d’activité entre le concédant et l’acquéreur de la société cible. Au-delà de cette exception, il n’en demeure pas moins que lors de la conduite de telles opérations, certaines précautions sont à prendre en considération. 

L’enjeu de la question consiste à assurer la pérennité de la titularité ou de la jouissance des actifs incorporels stratégiques de la cible à savoir les fonds de commerce incluant nom commercial et enseigne, les droits au bail, les noms de domaine, les marques, les brevets, les droits d’auteur et les logiciels. Plusieurs séries de précautions peuvent être suivies lors du processus d’acquisition des titres de la société cible.

Etape 1 : préalablement à la prise de contrôle 

Dans le cadre de la conduite d’une telle transaction, il est d’usage que le candidat repreneur diligente une revue de la cible et notamment des droits incorporels nécessaires à la conduite de son activité. L’objectif de cette phase est multiple : 

– identifier les actifs incorporels nécessaires à l’exercice de l’activité ;

– apprécier leur adéquation avec l’activité conduite par l’acquéreur ; et 

– procéder à une vérification de la titularité et de l’étendue des droits pour chacun d’eux. Par exemple : recherche d’antériorité à l’égard de ces droits, cession des droits au profit de la société cible en cas d’intervention de salariés ou de tiers, existence d’une limitation de ces droits (durée, territorialité, exclusivité), respect des procédures et formalités (inscription et mise à jour aux registres pour les droits concernés, paiement des redevances et des frais de renouvellements, etc.). 

Lorsque l’acquisition porte sur les titres d’une cible appartenant à un groupe, une vigilance toute particulière doit être apportée aux relations que la cible a nouées avec les autres sociétés du groupe. A titre d’exemple, lorsque la cible utilise pour la conduite de son activité la marque d’une société du groupe que le repreneur considère comme un élément stratégique devant être pérennisé dans le périmètre de la reprise, il convient de vérifier l’existence ou non d’une licence intra-groupe sur la marque concédée. Deux options peuvent être envisagées afin de permettre à la cible de continuer à bénéficier de l’attrait de cette marque. Chacune de ces deux options peut même être une condition suspensive à l’offre ferme de reprise émise par le cessionnaire :

– la première option consiste à ce que le candidat repreneur conditionne son offre à la conclusion concomitante au closing d’un acte de cession de ladite marque au bénéfice du repreneur ou de la société cible, voire que cet actif soit transféré à la cible préalablement au closing sous forme de cession ou d’apport, par exemple ;

– la seconde option consiste à ce que le candidat repreneur conditionne son offre à la conclusion concomitante au closing d’une licence d’exploitation de la marque consentie selon des conditions à convenir (exclusivité, durée, redevance, etc.) ou dans le cas où la cible bénéficie d’ores et déjà d’une licence intra-groupe concédée par le titulaire de la marque, à la vérification (et si nécessaire la modification par avenant) de la transférabilité de la licence au profit du repreneur. 

Inversement, si à l’issue de la conduite de la revue, certains actifs de la cible sont considérés par le repreneur comme non stratégiques pour la poursuite de l’activité voire redondants avec le patrimoine du repreneur, son offre de reprise peut être émise sous condition d’un préalable détourage ou carve out réalisé par la cible. Un tel détourage peut être réalisé, par exemple, sous la forme d’une cession de ces actifs par la société cible ou encore d’une distribution de dividende en nature portant sur ces actifs (sous réserve que la société cible dispose, en termes de capitaux propres, d’une capacité distributive suffisante). De telles opérations de réorganisation préalable au closing sont fréquentes et permettent au repreneur de calibrer le périmètre de reprise conformément à ses besoins et de réduire corrélativement le prix d’acquisition.

Lorsque la société cible est utilisatrice des systèmes d’informations du groupe auquel elle appartient, sa sortie du groupe peut s’avérer problématique si elle n’est pas en mesure – du moins dans l’immédiat – de disposer d’une autonomie suffisante. En pareil cas, l’offre de reprise peut être alors conditionnée à la poursuite – pendant une période transitoire – des prestations de services informatiques dont bénéficiait la cible. Pour pallier cette difficulté, la pratique de place a développé la conclusion de «transitional services agreement» ou «contrat de services transitoires» dont les conditions et modalités sont à arrêter d’un commun accord.

En tout état de cause, si le changement de contrôle de la cible peut affecter la pérennité de la jouissance voire de la titularité de certains de ses droits ou actifs, toutes les démarches nécessaires en vue de l’obtention des autorisations requises doivent être initiées au plus tard au jour du closing. 

Etape 2 : au jour de la prise de contrôle 

Une fois les autorisations requises obtenues et, plus généralement, une fois toutes les conditions réunies, il convient de formaliser la documentation spécifique à la prise de contrôle de la société cible afin notamment de permettre au repreneur de disposer de déclarations et garanties standards consenties par le cédant et ainsi permettre au repreneur de disposer d’un droit de recours en cas d’inexactitude des déclarations. Également, peuvent être formalisées les conventions périphériques à la transaction telles que les conventions permettant de garantir la pérennité de certains droits incorporels jugés stratégiques (cf. infra). 

Etape 3 : postérieurement à la prise de contrôle 

En cas de conclusion d’asset deal concomitante à l’opération de share deal, l’ensemble des obligations et formalités doit être satisfait afin d’assurer aux opérations de cession d’actifs incorporels intervenues une pleine efficacité et opposabilité aux tiers. Cela implique notamment la mise à jour des registres portant inscription des éventuelles cessions de droits comme cela est requis dans le cadre d’une cession de marque où des formalités administratives de changement de titulaire doivent être régularisées auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle. Il convient aussi de satisfaire aux éventuelles obligations d’information voire de notification auxquelles est tenue la cible en application de stipulations contractuelles (e.g., courrier au concédant d’une licence).