Dans le cadre des opérations de cession de titres ou d’actifs (opérations de M&A), les actifs immatériels fondés sur des droits de propriété intellectuelle jouent un rôle stratégique essentiel, notamment dans les secteurs industriels à forte composante technologique comme l’aéronautique. La structuration contractuelle de ces opérations est cruciale pour garantir la protection, la valorisation et le partage adéquat de ces actifs, tout en maîtrisant les risques juridiques notamment à long terme.
1. Protéger : l’audit de propriété intellectuelle comme point de départ
La réalisation d’un audit de propriété intellectuelle complet constitue l’étape incontournable de toute opération de M&A par laquelle l’acquéreur et/ou ses conseils cartographient les actifs immatériels (brevets, logiciels, marques, dessins et modèles, bases de données, créations originales, savoir-faire) utiles ou nécessaires à l’exploitation de l’activité et identifient les éventuels risques associés.
Un défaut de renouvellement des titres, un accord de copropriété de brevet lacunaire ou une absence de protection dans des territoires stratégiques sont des problématiques que l’on rencontre fréquemment dans le cadre des audits, lesquels réduisent considérablement la valeur commerciale de l’actif associé et peuvent, corrélativement, impacter la valorisation de la cible.
Un audit efficace doit également permettre d’identifier les potentielles atteintes aux droits de tiers et leurs conséquences. A titre d’exemple, les bibliothèques de codes sources de logiciels libres (open source software – OSS)1 intégrées dans les solutions informatiques des sociétés sont souvent négligées dans les audits. Pourtant, dans le contexte M&A, l’acquéreur hérite des actifs logiciels de la cible, y compris tout OSS incorporé. Cette transmission nécessite un examen approfondi des licences OSS applicables (licences CeCILL, GNU GPL, MIT, Apache, etc.) afin de s’assurer qu’elles sont exploitables sans restriction et qu’elles ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers. Ainsi, un...
